对分案申请内容的审查及其给说明书撰写带来的启示（一）

文/汤国华

在对分案申请的审查中，审查意见通知书提出的拒绝理由往往与分案申请的权利要求超出原说明书和权利要求书的范围有关，因此有必要对中国专利审查中有关分案申请审查和修改超范围的原则和规定有所了解。

1．    关于当前审查实践中对分案申请内容超范围的审查原则

作为一个总的原则，专利法实施细则第43条对分案申请内容的要求是，不得超出原申请记载的范围。审查指南第二部分第六章对细则第43条中所述“公开的范围”做了进一步的解释，即应当理解为专利法第33条所述“记载的范围”。因此，对分案申请内容是否超范围的审查，应当以专利法第33条对修改超范围的审查原则进行。也就是，对于分案申请中的“新的构成要件”，视作是对原申请文件（说明书和权利要求书）的修改，审查该修改内容是否超出了原说明书和权利要求书的范围。

对于不允许的改变内容的修改，审查指南第二部分第八章列举了如下几种情形：

（1）改变权利要求中的技术特征，超出了原权利要求书和说明书记载的范围；

（2） 由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新的内容；

（3）  将原申请中的几个分离的特征，改变成一种新的组合，而原申请没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联；

（4）改变说明书中的某些特征，使得改变后反映的技术内容不同于原申请记载的内容，超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

2．    案例分析

原案申请涉及一种化学产品W的制备方法，其主要包括三个已为现有技术公开的基本的制备过程/步骤：A溶解步骤；B还原步骤；C结晶步骤（下文中用符号A、B、C表示，均表示上位概念）。原案申请以步骤B中包含特定参数的具体特征X为发明点，以权利要求的形式要求得到保护，其原权利要求的技术方案为A+B+C+X，其中A+B+C为前序部分，X为特征部分。经过审查，专利局审查部门对原案申请发出了授权通知书。

随后，申请人基于原案申请提出了分案申请，该分案申请权利要求的技术方案以说明书对步骤C做进一步说明时提及的具体特征Y为发明点，那么分案申请的权利要求的技术方案为A+B+C+Y，其中A+B+C为前序部分，Y为特征部分。经过审查，专利局以分案申请权利要求的技术方案超出了原案申请的范围、不符合专利法实施细则第43条的规定为由驳回了该分案申请。

首先，审查员是以权利要求的技术方案作为一个整体方案作为审查对象的，即审查该技术方案整体是否在原说明书和权利要求书中有记载，而不是仅仅针对该技术方案中的某个技术特征是记载在说明书中进行审查。通过阅读原说明书可以确定，该分案申请的权利要求1的技术方案（即A+B+C+Y）没有独立且连续的记载在原说明书或权利要求书中（相对的，原申请的权利要求A+B+C+X的技术方案是记载在原权利要求中的）；

其次，区别技术特征Y是原说明书中对一个优选实施方式进行具体描述时涉及的一个技术特征，其本身并不构成一个完整技术方案。具体而言，在该优选实施方式中，不仅描述了C步骤中涉及的具体特征Y，还描述了A步骤和B步骤中涉及的其他具体技术特征（即A、B的下位概念，例如特征X等），所有这些具体技术特征是作为一个不可分割的整体呈现出来的。换句话说，它们共同构成了了该实施方式记载的范围，而这个实施方式正是权利要求修改（分案权利要求）的依据，即审查员所认定的“原说明书记载的范围”。然而，分案申请权利要求的技术方案在选取了步骤C的具体特征Y的同时，删除了该优选实施方式中进一步描述步骤A和步骤B的具体特征（例如特征X）。这样一个技术方案并不能从原说明书或者权利要求书中明确获得。

    因此，审查员据此认为，分案权利要求所限定的技术方案既没有记载在原说明书和权利要求书中，且其限定的范围也超出了作为修改依据的说明书描述的具体实施方式所限定的范围，因此不符合专利法细则第43.1条的规定。